La prueba del detective en la caducidad de marca por falta de uso

La reciente sentencia nº 164/2019 del Juzgado Mercantil nº 9 de Barcelona estima la demanda de una compañía del sector de productos electrónicos que solicita la caducidad por falta de uso de varias marcas nacionales registradas para las clases 9 y 37 por la compañía demandada. Y basa gran parte de su argumentación en la prueba aportada por la agencia de detectives privados, que resulta crucial para ver reconocidas como ciertas las pretensiones de la actora.

Ante la solicitud de la parte demandante, la demandada se opone, alegando, entre otros motivos, que sí ha estado usando de manera “real y efectiva” la marca cuestionada dentro de los 5 años anteriores a la presentación de la demanda, mediante a) el ofrecimiento y venta de piezas de recambio y dispositivos de dicha marca; b) el ofrecimiento y prestación de servicios de mantenimiento, reparación y asistencia en España y c) preparativos serios para la continuación y reanudación del uso de productos nuevos de la citada marca.

Todas estas alegaciones fueron desestimadas por el juez, atendiendo al informe de investigación, del que recuperó y reprodujo en su sentencia buena parte del mismo, para desvirtuar las razones de la parte demandada.

Razona el tribunal que el titular de la marca registrada es quien sostiene la carga de demostrar, mediante pruebas sólidas y objetivas que, dentro de los cinco años anteriores a la presentación de la demanda de caducidad, ha hecho un “uso real y efectivo de la misma en el mercado español” (tal como expone el Considerando 9 de la Directiva 2008/95/CE). Según esgrime el tribunal, citando las SsTS, de 28 de noviembre de 1989 o la de 22 de enero de 2000, se entiende por “uso real y efectivo“Aquel que se manifieste públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular el derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir aquella existencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho mediante un uso esporádico del signo distintivo”.

Además, defiende que el citado requisito de uso real y efectivo no podrá considerarse satisfecho “cuando estemos ante “usos meramente simbólicos de la marca”, “puntuales” o “aislados””, aludiendo para justificar tal afirmación a la STJUE de 1 de marzo de 2003 o la SAP de Barcelona, sección 15, de 12 de noviembre de 2007, ya que, mediante dichos usos, lo que se pretende “es, en fraude de ley, sortear precisamente la sanción de caducidad de la marca por falta de uso”.

En estos casos, razona el tribunal que la dificultad de delimitar la línea de lo que es uso real y efectivo se encuentra en aquellas situaciones en que “el titular de la marca ha dejado de fabricar y comercializar nuevos productos con el signo registrado pero sigue prestando servicios de mantenimiento, reparación y postventa a favor del consumidor para los productos registrados con esa marca. Para concluir en tales supuestos que el titular de la marca sigue haciendo un uso real y efectivo de la misma es necesario, no sólo que tenga registrado los servicios de las clases 35 y/o 37 como protegidos, sino que tales servicios postventa se presten de manera continuada en el tiempo, con un sentido económico, con la voluntad de preservar en el mercado la fuerza distintiva de su marca y que el consumidor siga identificando cuál es su origen empresarial”.

Pues bien, practicada la prueba testifical del detective privado, acompañada del correspondiente informe, arriba el tribunal a la conclusión de que “la actora ha hecho todo lo posible para acreditar esa falta de uso de la marca […] en España tiempo atrás, hasta tal punto que encargó un estudio al investigador privado […] para saber si efectivamente, la demandada estaba comercializando productos con la marca […] en el mercado español y prestando a los clientes servicios de postventa. El resultado de ese estudio se acompaña como documento 5 de la demanda y demuestra esa falta de uso. Veamos por qué:”, pasando a analizar las afirmaciones vertidas por el detective en su informe.

Tras el análisis realizado por el tribunal, éste concluye que “la actora ha aportado un principio de prueba irrefutable de que la demandada ya no presta tales servicios sin que la demandada hay conseguido desvirtuar tal afirmación”, para finalmente fallar que “estimo íntegramente la demanda y declaro que la caducidad por falta de uso de la marca […] en los mismos términos que han sido planteados en el escrito rector”.

Javier Álvarez